香港《2016年專利（修訂）條例》（「該條例」或「專利（修訂）條例」）已於2019年12月19日生效，旨在進一步改良香港的保護發明知識產權制度

為確保香港的專利制度能繼續切合現今需要，並與政府將香港發展成為區內創新科技樞紐的願景保持一致，香港政府在2011年委任香港專利制度檢討諮詢委員會（「諮詢委員會」），以就下列事項作出檢討及提供意見：(a)向政府建議香港專利制度的未來路向及(b)為落實建議的具體安排出謀獻策。除了宏觀議題外，檢討亦涉及有關鞏固專利制度的不同專業及技術考量，以及下列方面的特定議題：(a)香港是否應設立自有的「原授專利 “OPG”」制度（相對於已有的「再註冊」制度），以及如是的話，設立制度的方式應為如何，(b)短期專利制度的優化措施及(c)規管專利代理服務。本行鄺志強律師為諮詢委員會成員。

諮詢委員會在其於2012年12月作出的報告中提出建議，該報告（「諮詢報告」）共200頁 (https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/patents/review_report.pdf)，於2013年獲香港政府接納。有關建議包括：—

(a) 就授予標準專利引入包含實質審查的原授專利（「原授專利」）制度，同時保留已有的再註冊制度；

(b) 短期專利保護制度的優化措施；

(c) 發展專利代理服務的規管制度。

該條例 (https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20162023/cs12016202317.pdf)及《2019年專利（一般）（修訂）規則》（「修訂規則」）(https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/patents/patent_amendment_rules2019.htm) 均已於2019年12月19日生效。

於2019年12月19日上午9時推行新原授專利制度後首8分鐘之內，薛馮鄺岑律師行的知識產權團隊分別提交了香港新OPG原授專利制度下的首宗短期專利申請及第二宗標準專利申請。

新制度帶來的主要改變如下：—

1. 可選擇在香港直接提交標準專利OPG申請，而毋須但也保留了在現今在原授專利制度下，在香港境外的任何指定專利當局提交事先申請，即中國國家知識產權局、歐洲專利局（適用於指定英國的專利）及英國專利局的選擇。香港專利註冊處會就OPG申請進行形式及實質的審查；

2. 規定在授予短期專利後進行實質審查（在先前制度中，授予專利前後均毋須進行實質審查），以作為警告作出執行短期專利權的行動的先決條件，並且在警告展開侵權法律程序時如未有向受警告一方提供短期專利的基本資料，則該警告會被視為無理威脅。可就每項短期專利申請提出的獨立權利要求最高數目增加至兩項；

3. 引入禁止使用若干專業職銜的臨時措施（相對於限制專利代理執業的做法），從而採取臨時措施為制訂長遠的全面規管制度作好準備。

於2019年12月19日上午9時推行新原授專利制度後首8分鐘內，薛馮鄺岑律師行分別提交了香港新原授專利制度下的首宗短期專利申請及第二宗標準專利申請。

有關新制度的進一步詳情如下：—

1. 直接申請標準專利：在先前已有的制度下，取得專利保護僅得兩種途徑。第一種，透過向其中一間「指定專利當局」（即中國國家知識產權局、歐洲專利局（適用於指定英國的專利）及英國專利局）提交專利再註冊申請的方式申請標準專利（最長有效期為20年）。第二種，直接向香港專利註冊處提交申請。短期專利（最長有效期為8年）只須通過形式審查。

根據新OPG原授專利制度，專利所有人可選擇向香港專利註冊處提交直接標準專利申請，申請的最長有效期同樣為20年。原授專利申請須同時通過形式及實質審查。原授專利申請的審查由香港專利註冊處自行進行。

2. 短期專利制度的優化措施： 舊制度的短期專利申請毋須進行任何實質審查。新專利制度引入授予後實質審查，請求可由短期專利所有人或擁有合法權益的任何其他方提出[專利（修訂）條例第127B條]。擁有合法權益提出請求的有關方包括(a)與專利所有人之間具有正當商業利益者（如專利所有人或有關方於涉案專利相同領域內的競爭對手）及(b)有合理理由懷疑涉案專利不可享受專利的任何人士（該人士與專利所有人之間毋須具有正當商業利益）[專利（修訂）條例第127B條]。此規定保障程序不遭濫用[諮詢委員會報告第4.22段]。

再者，請求進行實質審查現今已成為未受審查短期專利展開執行專利權行動的先決條件。有關先決條件可防止短期專利制度遭人濫用、減少訴訟和避免有人為不可享專利的發明註冊[諮詢委員會報告第4.10段]。另一方面，新專利制度亦給予專利擁有人好處，即獨立權利要求數目由一項增至兩項。

3. 放寬具有優先權要求：根據舊專利制度，一旦優先權期限已過，專利所有人將不能要求享用公約優先權。然而，在新專利制度下，如標準專利或短期專利申請是在12個月優先權期間屆滿後2個月內提交，而處長信納專利所有人已採取有關情況所需的所有合理謹慎措施，則允許恢復優先權要求[專利（修訂）條例第37D(1)(5)條]。

另外，新的專利制度延長了提交優先權陳述書及證明文件的期限，如今可在作出要求的最早優先權日期後的16個月內提交[修訂規則第31C(4)(5)條]。

4. 對較早前提出的指明申請的提述：新專利制度亦引入滿足提交發明說明基本規定的另一可行方式。專利所有人如今可引述使用對較早前提出的指明申請的提述，並連同一項陳述，表示對發明的說明及有關繪圖（如有的話），已完整地載於該項指明申請內。如專利所有人在申請時未能提供說明的完整翻譯，對較早前提出的指明申請的提述有助於滿足基本規定，並可先行獲得確立提交日期。

再者，專利所有人可同時聲稱優先權及作出對較早前提出的指明申請的提述[專利（修訂）條例第37M (3)(c)(ii)條]。

5. 修訂標準專利的續期費用： 不再源用舊制度下的統一收費方式。新制度如今就標準專利的續期採用漸進式收費：—第3至第9年為每年HK$450、第10至第14年為每年HK$620及第15至第19年為每年HK$850。

總結

新專利制度顯示香港政府藉發展一個與各先進經濟體看齊的專利制度，對保護知識產權作出承擔，同時讓香港自行釐定可享有專利保護的要求及標準，以及批予專利的程序，以便盡量加大切合香港及其持份者的需要。為了在專利擁有人與公眾的合法權益之間取得平衡，已採取實務措施。長遠而言，也有助培育及吸引人才、促進香港專利代理業務的發展並為理工科畢業生拓寬就業前景。

鄺志強律師，太平紳士
亞洲專利代理人協會前任國際會長
英國倫敦特許仲裁學會特許仲裁員／有效解决爭議中心認可調解員
香港薛馮鄺岑律師行高級合夥人