香港《2016年专利（修订）条例》（「该条例」或「专利（修订）条例」）已于2019年12月19日生效，旨在进一步改良香港的保护发明知识产权制度

为确保香港的专利制度能继续切合现今需要，并与政府将香港发展成为区内创新科技枢纽的愿景保持一致，香港政府在2011年委任香港专利制度检讨咨询委员会（「咨询委员会」），以就下列事项作出检讨及提供意见：(a)向政府建议香港专利制度的未来路向及(b)为落实建议的具体安排出谋献策。除了宏观议题外，检讨亦涉及有关巩固专利制度的不同专业及技术考虑，以及下列方面的特定议题：(a)香港是否应设立自有的「原授专利 “OPG”」制度（相对于已有的「再注册」制度），以及如是的话，设立制度的方式应为如何，(b)短期专利制度的优化措施及(c)规管专利代理服务。本行邝志强律师为咨询委员会成员。

咨询委员会在其于2012年12月作出的报告中提出建议，该报告（「咨询报告」）共200页 (https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/patents/review_report.pdf)，于2013年获香港政府接纳。有关建议包括：—

(a) 就授予标准专利引入包含实质审查的原授专利（「原授专利」）制度，同时保留已有的再注册制度；

(b) 短期专利保护制度的优化措施；

(c) 发展专利代理服务的规管制度。

该条例 (https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20162023/cs12016202317.pdf)及《2019年专利（一般）（修订）规则》（「修订规则」）(https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/patents/patent_amendment_rules2019.htm) 均已于2019年12月19日生效。

于2019年12月19日上午9时推行新原授专利制度后首8分钟之内，薛冯邝岑律师行的知识产权团队分别提交了香港新OPG原授专利制度下的首宗短期专利申请及第二宗标准专利申请。

新制度带来的主要改变如下：—

1. 可选择在香港直接提交标准专利OPG申请，而毋须但也保留了在现今在原授专利制度下，在香港境外的任何指定专利当局提交事先申请，即中国国家知识产权局、欧洲专利局（适用于指定英国的专利）及英国专利局的选择。香港专利注册处会就OPG申请进行形式及实质的审查；

2. 规定在授予短期专利后进行实质审查（在先前制度中，授予专利前后均毋须进行实质审查），以作为警告作出执行短期专利权的行动的先决条件，并且在警告展开侵权法律程序时如未有向受警告一方提供短期专利的基本数据，则该警告会被视为无理威胁。可就每项短期专利申请提出的独立权利要求最高数目增加至两项；

3. 引入禁止使用若干专业职衔的临时措施（相对于限制专利代理执业的做法），从而采取临时措施为制订长远的全面规管制度作好准备。

于2019年12月19日上午9时推行新原授专利制度后首8分钟内，薛冯邝岑律师行分别提交了香港新原授专利制度下的首宗短期专利申请及第二宗标准专利申请。

有关新制度的进一步详情如下：—

1. 直接申请标准专利：在先前已有的制度下，取得专利保护仅得两种途径。第一种，透过向其中一间「指定专利当局」（即中国国家知识产权局、欧洲专利局（适用于指定英国的专利）及英国专利局）提交专利再注册申请的方式申请标准专利（最长有效期为20年）。第二种，直接向香港专利注册处提交申请。短期专利（最长有效期为8年）只须通过形式审查。

根据新OPG原授专利制度，专利所有人可选择向香港专利注册处提交直接标准专利申请，申请的最长有效期同样为20年。原授专利申请须同时通过形式及实质审查。原授专利申请的审查由香港专利注册处自行进行。

2. 短期专利制度的优化措施： 旧制度的短期专利申请毋须进行任何实质审查。新专利制度引入授予后实质审查，请求可由短期专利所有人或拥有合法权益的任何其他方提出[专利（修订）条例第127B条]。拥有合法权益提出请求的有关方包括(a)与专利所有人之间具有正当商业利益者（如专利所有人或有关方于涉案专利相同领域内的竞争对手）及(b)有合理理由怀疑涉案专利不可享受专利的任何人士（该人士与专利所有人之间毋须具有正当商业利益）[专利（修订）条例第127B条]。此规定保障程序不遭滥用[咨询委员会报告第4.22段]。

再者，请求进行实质审查现今已成为未受审查短期专利展开执行专利权行动的先决条件。有关先决条件可防止短期专利制度遭人滥用、减少诉讼和避免有人为不可享专利的发明注册[咨询委员会报告第4.10段]。另一方面，新专利制度亦给予专利拥有人好处，即独立权利要求数目由一项增至两项。

3. 放宽具有优先权要求：根据旧专利制度，一旦优先权期限已过，专利所有人将不能要求享用公约优先权。然而，在新专利制度下，如标准专利或短期专利申请是在12个月优先权期间届满后2个月内提交，而处长信纳专利所有人已采取有关情况所需的所有合理谨慎措施，则允许恢复优先权要求[专利（修订）条例第37D(1)(5)条]。

另外，新的专利制度延长了提交优先权陈述书及证明文件的期限，如今可在作出要求的最早优先权日期后的16个月内提交[修订规则第31C(4)(5)条]。

4. 对较早前提出的指明申请的提述：新专利制度亦引入满足提交发明说明基本规定的另一可行方式。专利所有人如今可引述使用对较早前提出的指明申请的提述，并连同一项陈述，表示对发明的说明及有关绘图（如有的话），已完整地载于该项指明申请内。如专利所有人在申请时未能提供说明的完整翻译，对较早前提出的指明申请的提述有助于满足基本规定，并可先行获得确立提交日期。

再者，专利所有人可同时声称优先权及作出对较早前提出的指明申请的提述[专利（修订）条例第37M (3)(c)(ii)条]。

5. 修订标准专利的续期费用： 不再源用旧制度下的统一收费方式。新制度如今就标准专利的续期采用渐进式收费：—第3至第9年为每年HK$450、第10至第14年为每年HK$620及第15至第19年为每年HK$850。

总结

新专利制度显示香港政府藉发展一个与各先进经济体看齐的专利制度，对保护知识产权作出承担，同时让香港自行厘定可享有专利保护的要求及标准，以及批予专利的程序，以便尽量加大切合香港及其持份者的需要。为了在专利拥有人与公众的合法权益之间取得平衡，已采取实务措施。长远而言，也有助培育及吸引人才、促进香港专利代理业务的发展并为理工科毕业生拓宽就业前景。

邝志强律师，太平绅士
亚洲专利代理人协会前任国际会长
英国伦敦特许仲裁学会特许仲裁员／有效解决争议中心认可调解员
香港薛冯邝岑律师行高级合伙人

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